A propósito de un nuevo antecedente de nuestra jurisprudencia rosarina

Recientemente, el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Rosario, dictó sentencia en una contienda judicial que mantuvieron los titulares de una marca y una designación comercial que compartían el elemento principal –o mott vedette- y que consistía en el apellido de uno de los actores y del demandado.

Los autos son “GARELLO JUAN M. Y OT C/ GARELLO EDUARDO HENRI S/ NULIDAD DE MARCA” EXPTE Nº 10358/B-2010 y los hechos pueden sintetizarse del siguiente modo: La actora era continuadora legítima en el uso ininterrumpido y público de la designación comercial GARELLO para identificar una concesionaria de automotores de Chabás, fundada por LEONCIO GARELLO en el año 1914 y explotada bajo el mismo nombre y sin solución de continuidad por diversos sucesores hasta la actualidad. El demandado: EDUARDO HENRI GARELLO, registró la marca GA GARELLO Y DISEÑO ANEXO en el año 2007 para identificar una concesionaria de autos que explotaba desde el año 1994 en la cercana localidad de Casilda. En base a dicho registro, intimó a la actora el cese de uso de su designación GARELLO, lo que motivó el inicio de las actuaciones judiciales tendientes a que se declare NULA la marca del demandado. Este a su vez, reconvino por cese de uso del nombre GARELLO más daños y perjuicios.

El primer punto destacable del fallo fue reconocer que quienes suceden legítimamente en el uso de una designación comercial, en tanto le dan idéntico destino que sus titulares anteriores, tienen interés legítimo en la defensa de la misma y ocupan la misma posición de su creador a la hora de determinar la extensión de su derecho. Es decir, si bien los actores habían comenzado a explotar el negocio en el año 2002, se les reconoció el derecho de invocar la prioridad en el uso del nombre comercial desde la fecha de su creación (1914) ya que “la explotación del nombre GARELLO –vinculada a la venta de automotores- en la localidad de Chabás, y que fuera iniciada por Leoncio Garello en 1914, continúa desde entonces hasta la actualidad en manos de la misma familia, aunque con distintas composiciones personales –como es de toda lógica- y con distintas formas sociales”. Sobre este tema existen muy pocos antecedentes jurisprudenciales, constituyendo el presente fallo un importante aporte.

En segundo lugar, destacó la prevalencia de una designación frente a una marca registrada con posterioridad en casos como el presente, donde existe una clientela formada que defender y donde se acreditó la mala fe del registrante quien conocía la preexistencia de dicha designación.

Por último, y en relación al tema que nos convoca, destaca el fallo que los nombres pueden ser utilizados como marca, en tanto y en cuanto no existan antecedentes (aún como en el caso, una designación comercial) con los que pueda producirse confusión. Con base a un propio antecedente (BELTRAMONE CARLOS C/ BELTRAMONE JORGE S/ MERE DECLARATIVA EXPTE 7990. Sentencia N 11 29/3/96) destaca: “el mercado está plagado de marcas constituidas por el apellido de su titular. Basta citar conocidísimas marcas como CINZANO, FORD, FERRARI, MATARAZZO, BENETTO, PALADINI para el caso de productos, o ANDREANI, JUNCADELLA en relación a servicios. Mantengo en lo pertinente lo concluido entonces: cualquier persona titular de ese mismo apellido, no se verá impedido de actuar en el comercio con su nombre propio, incluso cuando se trate de comercializar productos o servicios de la misma clase. Pero de plano se verá impedido de utilizar su nombre como signo con capacidad distintiva, cuando el mismo pueda llevar a confusión al público consumidor, en relación a una utilización anterior reconocida.”

De esta manera, declara la nulidad de la marca registrada por el demandado GA GARELLO AUTOMOTORES, y rechaza la reconvención deducida.

Este fallo se enrola con la jurisprudencia del orden nacional que en el mismo sentido han dispuesto:

“Que se trate del apellido propio de los socios de una sociedad, no es razón suficiente para reconocer el derecho al uso de dicho apellido como nombre comercial, en tanto el uso elegido sea semejante al de una marca o nombre comercial preexistente” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala I • Ciarrapico Hnos. S.A. c. Ciarrapico Aerotécnica  • 13/10/1992 • LA LEY 1993-C , 220 • DJ 1993-2 , 378 • AR/JUR/367/1992)

“El derecho de registrar el apellido como marca -o bien el prenombre y apellido del progenitor- tiene fundamento cierto en los arts. 1° y 4° de la ley 3975 (Adla, 1889-1919, 499), pero la inscripción resulta improcedente si con anterioridad existe registrada una marca idéntica o confundible”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala II • Lozano, Hugo O. y otro c. Panificadora Lozano, S. A• 25/07/1978 • LA LEY 1979-A , 66 • AR/JUR/3415/1978)

“El uso del nombre en la vida civil es un derecho absoluto, como que constituye un atributo de la persona, pero cuando se trata del nombre de comercio la ley de marcas impone al que pretende ejercer un ramo cualquiera de la industria la obligación de modificar tal nombre cuando otro que lo lleva lo precedió en el uso, quien puede oponerse a que otro se valga de él, aunque se trate de su apellido, a menos que le introduzca cualquier variación que sea suficiente para evitar confusiones”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III • Paredes, Roberto E. y otro c. Pérez Paredes, Fernando • 15/07/1982 • AR/JUR/28/1982

Como bien destacan los fallos, el derecho a utilizar el nombre propio como marca cede frente a la preexistencia de signos marcarios confundibles o idénticos. Claro está, que esta situación puede ser soslayada cuando al conjunto marcario se le agregan otros elementos que colaboran a diferenciar los registros en punga, como sucedió en el caso de Paloma y Carolina Herrerea, donde el Juez decidió:

“No existe confundibilidad que permita a la demandada oponerse con su marca notoria al registro de la marca de la actora en las clases 3 y 25 del nomenclador internacional, pues la semejanza de los conjuntos está dada por un apellido que tiene un valor individualizador menguado y, en cambio, difieren sustancialmente los nombres propios colocados al comienzo de los conjuntos -en el caso, “Paloma Herrera” de la actora y “Carolina Herrera” de la demandada-, tanto en su estructura como en su grafía y fonética, máxime si se valora que la marca de la actora tiene en la primera palabra una proyección ideológica -ave del orden de las palomas- fácilmente asequible y que está ausente en la oponente.” Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III • Herrera, Paloma c. Carolina Herrera S.A. y otro • 12/09/2003 • La Ley Online • AR/JUR/4250/2003

Nos alegra que nuestra jurisprudencia emita pronunciamientos tan acertados en esta materia específica, ampliando el espectro de antecedentes locales que nos permiten construir el derecho marcario.

María Soledad Alvarez y Valeria Bollero

Rosario, marzo de 2014

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