La Sala II de la Cámara de Apelaciones Federal en lo Civil y Comercial ha resuelto el pasado 10 de diciembre de 2014, la Causa n° 11675/2007 caratulada: “BAGLEY ARGENTINA SA c/ DILEXIS SA s/CESE DE USO DE MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS”  fallando a favor de la actora y considerando que la firma DILEXIS S.A. ha usado ilegítimamente la marca de diseño de sonrisas y condenándola a indemnizar la suma de $ 150.000.- en concepto de daños y perjuicios.

Breve reseña del caso

La empresa BAGLEY S.A. promovió una demanda contra DILEXIS S.A. por cese de uso del “formato y diseño de galletita” SONRISAS (conocida galletita con relleno de frambuesa y formato de carita feliz) que individualiza con la marca “DALE ALEGRÍA”, una galletita similar integrada con la forma de una carita sonriente idéntica a sus galletitas con forma y diseño de su marca SONRISAS. Solicitó la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la utilización indebida de la forma del producto sobre la que alegó derechos prioritarios, sin que ello implicara objetar la comercialización de galletas dulces con sabor a frambuesas.

La firma DILEXIS se opuso asegurando que Bagley Argentina no posee derechos exclusivos sobre tal diseño por encontrarse la carita feliz ampliamente difundida en numerosos productos del rubro alimenticio y siendo su uso generalizado no podría apropiarse a través del derecho marcario. Defendió su postura, argumentando que el público consumidor no puede confundir las galletitas debido a que las marcas que distinguen los productos y los packagings que los envuelven, son claramente disímiles.

¿La carita feliz de las galletitas “Sonrisas” es de uso generalizado?

No estaba en discusión la validez de la marca “Sonrisas”, se discutía en cambio la de la marca del diseño del producto, la forma de la galletita.

En virtud, de lo normado en la ley de marcas 22.362, bien puede registrarse como marca, entre otros, los dibujos, relieves e incluso la forma de los productos, cuando éstas no son las formas necesarias del mismo, esto es: la usual y corriente del producto o bien la impuesta por su propia naturaleza o por su función industrial. El elenco de los signos registrables está en alza y hoy las marcas tridimensionales, olfativas y sonoras comienzan a aparecer cada vez más en este terreno. (Ver el post: “Lo que se viene en materia marcaria“)

Ahora, bien, no podría registrarse como marca aquellos signos que carecen de capacidad distintiva (art. 2 ley 22362) Por ejemplo, las designaciones usuales o signos que pasaron al uso general. Esta es la defensa de la demandada: la carita feliz es un signo usual o genérico en productos alimenticios.

La decisión de la Sala II

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones sostuvo -al igual lo viene haciendo la doctrina y jurisprudencia mayoritaria en la materia- que la protección como marca de un diseño no puede implicar la exclusividad sobre un diseño cualquiera. La exclusividad existe con relación al concreto diseño que ha registrado. Es decir que la tutela legal que concede la ley en la materia, es en orden a la singularidad de su presentación y a la novedad de su diseño. Sostuvieron los camaristas que no se acreditó la difusión del diseño de la “carita sonriente” en la clase 30 del nomenclador y no puede ser considerada a los efectos marcarios, como de “uso generalizado” o muy difundido en numerosos productos del rubro alimenticio.

En definitiva, la Sala se encargó de analizar la “configuración singularizante” de esa carita feliz, que es lo habría copiado la demandada, los detalles. En otras palabras, Bagley no podría monopolizar una carita feliz, sólo tiene exclusividad sobre “esa” carita feliz, su “SONRISA” registrada.

Veamos este ejemplo del famoso cocodrilo de Lacoste. El titular de la marca tiene exclusividad sobre ese especial diseño no sobre cualquier cocodrilo dibujado o diseñado de otra forma. Así por ejemplo, no sería una utilización indebida el cocodrilo con otro diseño que utiliza la marca Crocs y por ende no existe confusión marcaria alguna entre los dos cocodrilos.

Ver el fallo completo: Bagley_c_Dilexis.Diciembre 2014

Rosario, enero de 2015

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