Hoy queremos compartir con Uds. las partes esenciales de un importante antecedente jurisprudencial de nuestro foro, que desalienta la conducta de quienes pretenden apropiarse de la propiedad intelectual ajena.
Se trata de los autos “SIDERO GRACIELA F. C/ REGAFOR S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CESE DE USO DE MARCA” Expte. Nº 85514 tramitados por ante el Juzgado Federal Nº 1 de esta ciudad, y en el que el ESTUDIO ALVAREZ Y ASOCIADOS participó en representación de la parte demandada.
La Sentencia Nº 35 de fecha 18/5/2011 fue confirmada por la Excma. Cámara de Apelaciones Sala A de Rosario mediante Auto Nro. 110-13 de fecha 24-6-2013 (Ver texto completo)
En el caso, la actora demandó a nuestro cliente por cese de uso de la marca IBAF Y DISEÑO registrada bajo el número 2.045.836 en la clase 7 para identificar cadenas y rodillos. La actora había sucedido en la titularidad de dicha marca a su difunto padre, Jorge Sidero, quien la registró en fecha 23/01/2004.
Nuestro cliente comercializaba productos de idéntica marca, adquiriéndolos a un revendedor autorizado para Argentina de la firma BF CORRENTES E EQUIPAMENTOS LTDA, verdadera titular de la marca IBAF Y DISEÑO.
Al contestar la demanda se interpuso excepción de nulidad de la marca invocada por la actora, ya que dicho registro había sido efectuado de mala fe, conociendo que la misma pertenecía a un tercero (art. 24 inc. b ley 22362)
En la etapa probatoria se logró acreditar que Jorge Sidero (difunto padre de la actora) había mantenido relaciones comerciales con CORRENTES INDUSTRIAIS IBAF S.A., empresa brasilera que tenía registrada la marca en cuestión en Brasil desde el año 1957 con sucesivas renovaciones. También se demostró que dicha firma registró la marca IBAF Y DISEÑO en la clase 7 en Argentina en el año 1994 y que Jorge Sidero inició el trámite de registro de idéntica marca un mes antes del vencimiento de aquella, conociendo el estado falencial de su legítimo titular.
Dijo el fallo bajo análisis: “Tratándose de una acción de nulidad de una marca registrada es apropiado seguir un criterio riguroso”, sin embargo admitió que “El carácter atributivo de la ley de marcas no puede aplicarse con criterios rigurosamente formal que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho, sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho de una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”
En relación a los hechos demostrados dispuso “El Sr. Jorge Sidero tenía pleno conocimiento de que la marca en cuestión era utilizada –con anterioridad a su inscripción en el INPI- por la firma CORRENTES INDUSTRIAIS IBAF S.A. conforme surge de las pruebas rendidas en autos; lo cual a la luz de las circunstancias y extremos fácticos probados en el expediente, evidencia su mala fe en la registración de la marca, y en consecuencia, la nulidad de la misma “ (…) “además de la notoriedad de la marca, debo destacar la participación de la actora en el mercado de cadenas y la vinculación de la familia en el rubro, configurando ello una prueba más del conocimiento y existencia de la marca, sobre todo en un rubro tan específico…”
En cuanto a la falta de renovación del registro en Argentina por parte de los brasileros expresó “el hecho que el titular en nuestro país de la marca CORRENTES INDUSTRIALS IBAF S.A no hubiera solicitado su renovación al vencimiento –que operó en fecha 28/2/2004-, no habilita al Sr. Sidero a solicitar su registro en nuestro país el 23/01/2004, evidenciando así otro aspecto de su mala fe”.
En este sentido se citan antecedentes como los autos “New Zealand Rugby Football Union Inc. c/ Ceballos, Anibal G” (caso All Blacks) y la causa “Ovsejevich Enrique L c/ Ferrari” donde se resolvió que la prueba de la copia servil de una marca extranjera puede ser suficiente prueba para acoger la nulidad o la oposición.
También tuvo presente que los signos en pugna eran idénticos, reafirmando una vez más que “el derecho de quien obtuvo el registro en nuestro país no se puede fundar en la mera casualidad milagrosa de elegir una marca que ya existía. Por eso se debe admitir la posibilidad de presumir la configuración de un plagio en las condiciones expresadas, aún cuando no se pruebe específicamente la mala fe –lo que no es inconcebible-, circunstancia que se encuentra estrechamente emparentada con el grado de originalidad del signo de que se trata.”
En relación a la actora, legítima sucesora en los derechos Jorge Sidero sobre la marca IBAF Y DISEÑO que invocaba como fundamento de su derecho dispuso: “Si la marca se hallaba viciada desde su origen, como en este caso, la nulidad consecuente no se sanea por su transferencia. La actora, como sucesora del derecho transmitido, lo recibe con los mismos vicios y limitaciones y dicha irregularidad le es oponible. Ello porque la toma de razón tiene carácter declarativo, retrotrayéndose sus efectos a la fecha de ingreso de la solicitud, además de que la declaración de nulidad de una marca tiene sus efectos retroactivos a la fecha de su registro”.
Por último, en relación a la forma en que fue introducido en autos el planteo de nulidad, dispuso V.S.: “Al respecto debo señalar que el art. 1058 bis del Código Civil estatuye que la nulidad o anulabilidad, sea absoluta o relativa, puede oponerse por vía de acción o de excepción, lo cual resulta aplicable a las hipótesis de nulidad de una marca. En el supuesto de oposición de excepción, no resulta necesaria la interposición de una reconvención (…) interpuesta la nulidad por vía de excepción, corresponde imprimir el trámite procesal previsto para las excepciones y resolverse la cuestión en el momento de dictar sentencia”
Rosario, 17 de diciembre de 2013