A propósito del fallo Teg (Causa N° 7.398/13/ “New Yetem SA c/ Proyecto Tegnet s/ medidas cautelares” )

El art. 50 del TRIPs contiene una novedosa y efectiva medida en el terreno de propiedad intelectual, facultando al juez a ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a: “evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual, y en particular evitar que las mercaderías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas…” [Art. 50 ap. A]. 

En el ámbito del derecho de marcas esta medida implica la posibilidad de obtener, en forma cautelar, el cese de uso de la marca en supuesta infracción.

Estas medidas pueden ser ordenadas inaudita parte cuando exista fuerte probabilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable al titular o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de las pruebas. El juez puede ordenar contracautela para proteger al demandado y evitar abusos.

Dada la gravedad de la medida, sólo será procedente en casos de evidente infracción y debiéndose demostrar fundadamente el peligro en la demora. En los demás supuestos rige el incidente de explotación.

En el reciente antecedente que hoy compartimos, “New Yetem SA c/ Proyecto Tegnet s/ medidas cautelares”, Expte Nº 7398/13 la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal ratificó el pronunciamiento de primera instancia, el que al igual que en muchos otros casos (1) analizan los extremos exigidos por la legislación con un criterio sumamente restrictivo y exigente, evitando incurrir en pronunciamientos anticipatorios del decisorio final. Es por ello que esta medida sólo ha prosperado en supuestos en que existe un gravísimo peligro en la demora y el derecho invocado es prácticamente irrefutable. (2)

Por el contrario, en el caso comentado, la Sala III consideró para fundar su decisorio que los demandados, titulares del dominio cuestionado (www.tegnet.com.ar ) lo habían registrado en Nic desde el año 2000 (con sucesivas renovaciones) y el mismo coincidía con el nombre comercial de su titular “Proyecto TEGNET”. Consideraron también que el término TEGNET no se condecía plenamente con ninguna de las marcas invocadas por la actora para distinguir su juego de estrategia bajo las marcas registradas “TEG, TEG PLAN TACTICO Y ESTRATEGICO DE GUERRA, TEGONLINE, “FIGURATIVA”, TEG EL JUEGO DE LA GUERRA y TEG DE LOS NEGOCIOS”.  

Aparece nítido una línea jurisprudencial de analizar con un criterio exigente el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la medida cautelar del art. 50,  sin perjuicio de los fundamentos que puedan resultar atendibles a la hora de emitir un pronunciamiento definitivo.

El problema que se presenta en autos, es que la actora quiere aterrizar con su juego de estrategia en una plataforma on line,  que es justamente lo que también hace Tegnet, y cómo los juegos en sí, no son protegibles por derecho de autor ni por derecho de patentes, sólo le queda exigir la no utilización de su marca registrada.  Lo que sí podría patentarse es algún mecanismo novedoso que facilite físicamente la ejecución de un juego. También podría protegerse a través del derecho de autor el diseño de tableros, cartas, personajes, reglamento, etc. siempre que sean originales.

(Descargar el fallo completo: TEG marzo 2014. Nombre de dominio vs. marca. art. 50 trips)

1) Por citar algunos: Levencoll S.A. c. Herrera, Marcelo Cámara Federal de Apelaciones de General Roca • 01/04/2008 AR/JUR/3771/2008; Sanofi Aventis Deutschland GMBH c. Lafedar S.A. Laboratorios Federales Argentinos S.A. • 14/08/2007 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III AR/JUR/9020/2007; Cervecería y Maltería Quilmes c. Casa Isenbeck • 19/05/2005 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala I,: AR/JUR/500/2005; Brahim Hermanos S.A. • 23/12/2003 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala I. AR/JUR/4133/2003

2) Calderas Calcor S.A. • 15/11/2006 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III: AR/JUR/10323/2006 ; Fratelli Branca Destilerías S.A. c. Porta Hnos. S.A. • 11/10/2002 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III, AR/JUR/5614/2002

 

María Soledad Alvarez y Valeria Bollero

Alvarez y Asociados

Rosario, mayo de 2014