Aspectos jurisprudenciales en torno al uso requerido por la ley y el aprovechamiento por parte de terceros de mala fe.
a. El conflicto
El conflicto tuvo su origen en una intimación dirigida a los actuales dueños del emblemático bar rosarino para que cesaran en el uso del nombre comercial EL CAIRO, por parte de quien invocaba ser titular registral de dicha marca -concedida por el INPI en fecha 3/10/2008 y solicitada en mayo de 2004, fecha en que el bar se encontraba cerrado. Esto motivó el inicio, por parte de la titular del inmueble y de quienes hoy explotan dicho comercio, representados por el ESTUDIO ALVAREZ y ASOCIADOS de las acciones judiciales tendientes a que se declare la nulidad de la marca en la que esta persona fundaba sus derechos.
Luego de un largo proceso, el Juzgado Federal Civil y Comercial de Primera Instancia Nº 2 Secretaría B de la ciudad de Rosario en fecha 22/05/2013 declaró la nulidad del registro “EL CAIRO” clase 43 registrado a nombre de CAROLINA ALEJANDRA PRESSENDA y desestimó la acción de cese de uso del nombre comercial El Cairo, planteada por la demandada vía reconvención.
b- La sentencia. La nulidad de los registros marcarios de mala fe. Continuando la línea jurisprudencial
La sentencia se enrola en la misma línea de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1) y los demás tribunales federales (2) ratificando la prevalencia de las marcas notorias por sobre aquellos registros obtenidos de mala fe, conforme el art. 24 inc b) ley 22362 (3) y en el ámbito internacional a través del art. 6 bis del Convenio de París, ratificado por nuestro país a mediante la ley 17.011.
Puntualmente en este caso consideró relevantes las siguientes circunstancias: a) que la propia demandada reconoció conocer el bar El Cairo, b) que nunca explotó ningún bar y d) que intentó lucrar con el registro solicitando dinero a los titulares del bar para su transferencia. Y así el magistrado concluye: “De todo lo expuesto se desprende que no se ha acreditado un interés legítimo por parte de la demandada en el registro de la marca El Cairo (cfr. Lo prevé el art. 4 de la ley 22.362). Por el contrario, su conducta demuestra un obrar incompatible con la buena fe que se impone en materia comercial, al intentar aprovecharse del uso y clientela que tenía el bar ubicado en Sarmiento y Santa Fe. Más aún, al haber presentado la solicitud de registro en el INPI durante el período en que el bar permaneció cerrado y luego intentar “negociar” con una suma de dinero la titularidad de la marca”
De esta forma se consolida un nuevo antecedente disuasorio de todos aquellos oportunistas que ven en la apropiación de desarrollos intelectuales ajenos una opción de negocio.
Actualmente, dicha sentencia fue apelada por los demandados y estamos aguardando la Resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
(1) “Fromageries Bel Societé Anonyme c/Ivaldi Enrique s/ nulidad de registro de marca” (Fallos 253: 267) LL 107:70; “New Zealand Rugby Football Union Inc. v. Ceballos, Aníbal G”. Corte Sup., 03/04/2001.
(2) “Cadillac Motor Car Co c/ Giannini H” P. y M. 1913 pág. 701 (citado por Otamendi, Jorge, “Derecho de marcas”, 3ª. Edición actualizada y ampliada, Abeledo Perrot, Bs. As. 1999; pág. 373);“Casa Quintás SRL c/ Quintás y Cía.”, Cam. Nac. de Apel. Fed. Y Cont.de Cap. Sala II Civ. y Com., 1/9/70, en LL, 1972, Tomo 145, pág. 362.
(3) ARTICULO 24 – Son nulas las marcas registradas: a) en contravención a lo dispuesto en esta ley; b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero …
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