PROCEDIMIENTOS PARA LA DECLARACIÓN DE NULIDAD Y CADUCIDAD DE MARCAS

 SE REGLAMENTARON LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA DECLARACIÓN

DE NULIDAD Y CADUCIDAD EN SEDE ADMINISTRATIVA

Como hemos venido comentando, las últimas reformas legislativas dispusieron que la caducidad de marcas no utilizadas y la nulidad de los registros concedidos en contravención a la ley tramitarán en sede administrativa, pudiendo ser declaradas de oficio o a instancia de parte.

A su vez, en materia de caducidad marcaria se introdujeron tres grandes modificaciones:

1. la posibilidad de declaración de caducidades parciales –respecto a determinados productos o servicios en que la marca no es utilizada por el plazo legal,
2. la exigencia de la presentación de declaración jurada de uso de medio término,
3. a los fines de evitar la declaración de caducidad, no basta ya la mera utilización de la marca en cualquier otra clase, sino que se exige que la misma sea utilizada en la comercialización de productos o prestación de servicios afines o semejantes a aquellos respecto de los cuales se pretende la declaración de caducidad, aun incluidos en otras clases, o que la marca forme parte de la designación de una actividad relacionada con los mismos.

El pasado 10 de octubre se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 279/19 mediante la cual el INPI, cumpliendo con los imperativos legales, reglamentó los procedimientos para la declaración de nulidad y caducidad de registros marcarios en sede administrativa y fijó los respectivos aranceles.

Estas reglamentaciones, que entrarán en vigencia el 10 de diciembre de 2019, fueron incorporadas como Anexos III y IV de la Resolución N°183/2018 del INPI que reguló el procedimiento de resolución de oposiciones en sede administrativa, unificándose en una sola norma todas las disposiciones que regulan los procedimientos de aquellos planteos que antes se resolvían en sede judicial y que en virtud de la Ley Nº 27.444 de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación y complementarias, pasaron a ser competencia del INPI.

Los puntos fundamentales a tener en cuenta son los siguientes:

• – Tanto la nulidad por las causales del art. 24 inc. a) de la ley 22.362 como la caducidad de marcas pueden ser declaradas tanto de oficio como a pedido de parte. Cuando es a pedido de parte se exige la afectación de un derecho subjetivo.

• – La nulidad de oficio sólo procederá en caso de detectarse algún vicio grave no subsanable en el procedimiento de registro.

• – La caducidad de oficio sólo procederá cuando se verifique conjuntamente: a) la falta de uso de la misma dentro de los cinco años previos, b) la falta de presentación de DDJJ de medio término exigida por ley c) que no sea una marca notoria y d) que su titular no tenga idéntica marca registrada en otra clase relacionada o vinculada a ella o que, teniéndola tampoco hubiere presentado la DDJJ de uso, debiendo hacerlo.

• – La caducidad parcial sólo podrá interponerse a partir del 12 de junio de 2023. Esto obedece a que se trata de un instituto nuevo.

• – Los planteos de parte deberán contener:
  1. *el nombre y domicilio del peticionante y del titular de la marca registrada
  2. *el derecho subjetivo afectado
  3. *la identificación de la marca cuya nulidad o caducidad se requiere con los hechos y pruebas en que se funda.
  4. *constancia del pago del arancel

• – Los planteos de parte pueden ser rechazados por el INPI por las siguientes causas:
  1. #Falta de cumplimiento de los requisitos antes mencionados
  2. #Que el mismo planteo esté hecho y/o resuelto dentro del procedimiento de resolución administrativa de oposiciones.
  3. #Haya recaído cosa juzgada.
  4. #Si se plantea una caducidad parcial, que haya sido interpuesta sin haber transcurrido 5 años de la incorporación de dicho instituto en la ley de marcas.

• – Si los planteos de caducidad o nulidad se presentan en el contexto de una oposición, serán resueltos por el procedimiento previsto para la resolución de oposiciones.

• – De las actuaciones se correrá traslado al titular del registro para que presente su descargo y acompañe la prueba pertinente, dentro del plazo de 15 días hábiles.

• – Evacuado el traslado, el INPI debe dictar resolución. No se fija ningún plazo a tal fin.

• – Todo acto dictado dentro de estos procesos será recurrible por los medios establecidos en el Reglamento de Procedimientos Administrativos (t.o.2017) o el que en el futuro lo suceda

• – Las resoluciones finales dictadas por el INPI en materia de nulidad y caducidad son recurribles mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (art. 254 y 26 ley 22.362). No se requiere el agotamiento de la vía administrativa para interponer este recurso.

María Soledad Alvarez – Valeria Bollero

Rosario, 22/10/2019

Argentina

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